PROPIEDAD INDUSTRIAL - II EN CUESTIÓN DE MARCAS,

¿SABÍA USTED…

Que las marcas ajenas, solicitadas por cualquier persona, se concederán aunque sean idénticas a la suya y para distinguir los mismos productos, de no mediar oposición del titular anterior? La legislación anterior de Marcas preveía un examen de fondo por la Administración que impedía de oficio el acceso de nuevas marcas que fueran incompatibles con las anteriores. Actualmente rige la Ley 17/2001 que eliminó el examen de fondo, por lo que el parecido con otras marcas anteriores sólo podrá ser alegada por su titular.

Que si usted no se opone contra una marca posterior solicitada para idénticos productos con idéntico o similar distintivo, se consolidará transcurridos cinco años de su uso pacífico? El titular de una marca anterior tiene derecho a impedir el uso de una marca posterior, incluso registrada, siempre que no hayan transcurrido cinco años desde que se publicó la concesión. Para ello debe acudir a los tribunales de Justicia solicitando la nulidad. Es un Juicio Ordinario que requiere representación procesal mediante procurador y dirección técnica por un abogado. Si la solicitud fue con mala fe, no opera el plazo de cinco años. En Marcas Comunitarias puede solicitarse ante las Salas de Recursos de la OAMI o ante el Juzgado de Marcas Comunitarias.

Que existe una acción preventiva: vigilancia de los boletines Oficiales de la Propiedad Industrial que son diarios y abren los plazos de dos meses para la presentación de oposiciones? Estos Boletines ahora son solamente electrónicos. Puede suscribirse a ellos en vigilancia personal de sus derechos, aunque lamentablemente la experiencia nos diga que la vigilancia personal se abandona con rapidez. Cabe la alternativa de encargar a su Agente de la Propiedad Industrial esta actividad, que siempre le reportará menos costes que la compra de dichos boletines, o el tiempo suyo o de un empleado en la rebusca de información relevante.

Que esta vigilancia debe hacerse extensiva a otros derechos de marcas válidos para España: Marcas Internacionales y Marcas Comunitarias? Las marcas registradas en la Unión Europea, como las extensiones para España de marcas internacionales tienen los mismos derechos que una marca nacional. Por tanto debe establecerse el mismo control y vigilancia.

Que en caso de no defenderse eficazmente las marcas, las neófitas una vez consolidades pueden tener derechos plenos a su utilización en el mercado? En estas circunstancias se produce la “dilución de la marca”. Esta figura jurídica se produce cuando una marca se utiliza como genérico (caso del Rimmel como equivalente a máscara de pestañas, tanto como cuando la competencia la incluye para la identificación de los productos, llegando a deteriorar –en este caso de forma fraudulenta- la correcta relación entre origen del producto y marca.

Y finalmente,

¿Qué sucede cuando la marca que usamos sin haber registrado (por haber considerado, bien que no era marca sino expresión de una calidad, tipo, modelo, etc., o bien por haber desatendido el cuidado del registro) la registra un competidor? En esos casos existe la llamada acción reivindicatoria. El usuario extrarregistral puede acudir al Juzgado para instar a través de su representación procesal por procurador y la dirección técnica por abogado, dicha acción. Deberá probar la anterioridad de uso, la anterioridad de la divulgación y la copia sobre lo propio. En estas demandas es fundamental la prueba de la divulgación y del aprovechamiento, por lo que reiteramos la necesidad de guardar todos los documentos de que se disponga, catálogos de producto –con fecha-, pruebas de imprenta, facturas de ferias, fotos del stand de las ferias, catálogo de expositores, etc.

¿Qué sucede cuando la marca que usamos aparece en el mercado –idéntica- pero para distinguir otros productos? La regla que rige a efectos de compatibilidad de marcas es la llamada “de la especialidad”. Esto es que las marcas son incompatibles si son confundibles en cuanto a los símbolos (gráfico o denominación) y en cuanto a su aplicación (productos o servicios).

Pero si la configuración de la marca es muy personal, si la marca ha sido divulgada y ha adquirido renombre o notoriedad de la que pueda aprovecharse el nuevo usuario extrarregistral o registral de la marca para esos otros productos, puede solicitarse la nulidad, si bien previamente cabe la posibilidad de formular oposición que en vía administrativa resuelva la incompatibilidad.

Imaginemos que ya se ha presentado oposición contra la marca “similar” para productos diferenciados, y se ha desestimado. ¿Puede hacerse algo más? Efectivamente, cabe un recurso ordinario, administrativo, y un recurso ante los Tribunales, el Contencioso-administrativo. Como este último cierra la vía civil (no pueden simultanearse, y terminado uno se considera cosa juzgada para el otro), será conveniente ponderar la conveniencia de acudir a la vía contenciosa o a la vía civil, dada la diversidad de causas y las distintas posibilidades de una y otra.

DEPARTAMENTO PATENTES Y MARCAS  - Alejandro Sanz-Bermell y Martínez

                                        Agente Oficial de la Propiedad Industrial

                                        Agente de Patentes Europeas

                                        Mandatario acreditado ante la OAMI

                                        Abogado